English
תחומי עיסוק
 

גם ברזיל מצטרפת ל-"פרוטוקול מדריד" – הסדר המאפשר רישום סימני מסחר בינלאומיים; בקרוב תוכלנה אפוא חברות ישראליות להגן על המותגים שלהן ביתר קלות ובפחות עלות גם בשוק הברזילאי

25 ביולי, 2019


ברזיל מצטרפת להסדר הבינלאומי של רישום סימני המסחר במסגרת פרוטוקול מדריד, כך שהחל מאוקטובר 2019 ניתן יהיה לייעד גם את ברזיל בבקשה בינלאומית לרישום סימן מסחר.

ישראל הצטרפה להסדר מדריד בספטמבר 2010. ההצטרפות אפשרה לבעלי מותגים ישראליים להשיג הגנה על מותגיהם בחו"ל באופן פשוט וחסכוני, והיקף ההגנה למותגים ישראליים בחו"ל עלה משמעותית. בד בבד גברה בקרב החברות הישראליות המודעות ליתרונות של רישום מסודר של מותגיהם בחו"ל וחשיבותו של  התכנון האסטרטגי בהקשר זה.

בשנים האחרונות הצטרפו להסדר מדינות רבות נוספות, בהן מדינות חזקות ומשמעותיות מבחינה כלכלית, כגון מקסיקו, הודו ולאחרונה גם קנדה. כיום חברות בהסדר 120 מדינות. כעת, כאמור, מצטרפת גם ברזיל, מן הכלכלות הגדולות בעולם, וחברות ישראליות תוכלנה ליהנות מיתרונותיו של מנגנון הרישום הבינלאומי גם שם.
מצד שני, כעת נפתחת האפשרות גם לחברות ברזילאיות לרישום זול ופשוט של סימני מסחר בישראל.

מהו פרוטוקול מדריד
פרוטוקול מדריד הינו אמנה המאפשרת להשיג הגנה בינלאומית ורישום בינלאומי של סימני מסחר, באמצעות מערכת מרכזית. מאז שהצטרפה ישראל לפרוטוקול מדריד, יכולים מותגים ישראליים, כמו בעליהם של מותגים ממדינות חברות אחרות, להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בינלאומי המבוסס על הבקשה הלאומית שלהם, תוך הפחתה משמעותית בעלויות הכרוכות ברישום סימני מסחר לאומיים נפרדים במדינות שונות ברחבי העולם.

על מנת להשיג רישום בינלאומי בהתאם לפרוטוקול מדריד, על המבקשת הישראלית להגיש תחילה בקשה ישראלית או שכבר יהיה בבעלותה סימן מסחר ישראלי רשום. לאחר מכן, במקום להגיש בקשות לאומיות נפרדות בכל אחת מהמדינות שבהן מעוניינים להגן על הסימן, מגישים בקשה בינלאומית אחת, ביחס לכל אותן המדינות. מערכת הרישום הבינלאומית מנוהלת אמנם על ידי ארגון הקניין הרוחני העולמי (“WIPO”) בשוויץ, אך את הבקשה הבינלאומית מגישים באמצעות משרד הפטנטים וסימני המסחר המקומי – במקרה שלנו: הישראלי.

לאחר שהבקשה מאושרת על-ידי WIPO מבחינה טכנית, היא נשלחת לכל אחד מהמשרדים הלאומיים המיועדים, ושם היא תיבחן על פי הליכי הרישום והבדיקה של אותן מדינות. משרד לאומי יוכל לבקש מידע נוסף או לדרוש שהמבקשת תשיב לדו"חות בחינה. במקרה כזה, יהא על המבקשת למנות עורך דין מקומי אשר יתכתב עם המשרד הלאומי. אולם, כיוון שמדינות רבות אינן מבצעות בחינה מחמירה, הרי שבאופן כללי, השימוש במנגנון הרישום הבינלאומי מפחית במידה רבה את הצורך בשירותיו של עורך דין מקומי. כל מדינה שאליה מייעדים את הבקשה הבינלאומית, נדרשת לבחון את הסימן תוך 18 חודשים ואז לדחות או לקבל את הבקשה. בהעדר דחייה של הבקשה במסגרת הזמן הנקוב, התוצאה היא קיבול אוטומטי, אלא אם נפתחו הליכי התנגדות (במקרה כזה יוקצה זמן נוסף).

למרות שבעליו של  רישום בינלאומי מקבל רישום יחיד (“International Registration" או "IR"), ה- IR הינו למעשה צרור של זכויות לאומיות המנוהלות דרך מנגנון מרכזי אחד. במשך שלב האישור, כל מדינה יכולה להתנגד לבקשה כך שתוגבל או תידחה במדינה זו. לכן, ה- IR שיתקבל לא בהכרח יהיה מסמך אחד עם רשימה אחת של טובין (או שירותים) מוגנים, כי אם סביר יותר שהיקף ההגנה יהא בסופו של דבר שונה ממדינה למדינה, ואפשר שבמדינות מסויימות הבקשה תידחה לגמרי. אם הבקשה נדחית במדינה כלשהי מאלה שבהן התבקשה ההגנה במסגרת הבקשה הבינלאומית, מדינה זו פשוט נמחקת מה- IR, אך אין לכך השפעה על מצב הזכויות בשאר המדינות שנכללו ב- IR (בניגוד, למשל, למקרה של בקשה לרישום EUTM – סימן מסחר במרשם המאוחד של האיחוד האירופי). בדומה לכך, אם צד אחר תוקף את הבקשה הבינלאומית במדינה מסוימת (באמצעות הליך התנגדות או הליך ביטול), אזי רק הזכויות המקומיות מושפעות.

יתרונות וחסרונות
היתרון הבולט של פרוטוקול מדריד עבור בעליהם של סימני מסחר ישראליים הוא שהוא מאפשר הגשה בו זמנית בהרבה מאד מדינות, באמצעות הגשה של בקשה אחת ויחידה באמצעות משרד סימני המסחר הישראלי, תוך שימוש במטבע אחד, ועל בסיס סט מסמכים יחיד. הדבר מביא להפחתה משמעותית בעלויות הכרוכות בהגשת בקשות לרישום סימני מסחר, הן משום שאין צורך לתרגם מסמכים (כגון ייפוי כח או בקשה בארץ המקור) למגוון שפות או לאישורים לפי הדין בכל מדינה ומדינה בנפרד, והן משום שאין צורך להיעזר בשירותיהם של עורכי דין זרים בחו"ל בשלב ההגשה. יתרה מכך, כיוון שבמקרים רבים הבחינה של הבקשה ברמה הלאומית עוברת ללא דרישות או הסתייגויות של הבוחן במשרד הלאומי, וללא התנגדויות של צדדים אחרים, הרי שבמדינות רבות הצורך בשירותיהם של עורכי דין זרים רבים מתייתר לגמרי. החיסכון הנובע מן השימוש במנגנון ההגשה הבינלאומי של סימני מסחר הינו אפוא משמעותי ביותר.

יתרון משמעותי נוסף נוגע לשלב החידוש. ברגע שבעל הסימן משלים את הליך הרישום על פי פרוטוקול מדריד, הרישום תקף תחילה ל- 10 שנים, וניתן לחידוש לתקופות נוספות של 10 שנים. ניתן לחדש  את הסימן על ידי הגשה אחת ל- WIPO ותשלום של האגרה המתאימה. באמצעות הליך זה, בעל הסימן מחדש לא רק את ההגנה הבינלאומית שלו, אלא גם את הזכויות הלאומיות שלו.

בנוסף, גם כל שינוי ברישום כגון העברה או שינוי שם בעלים באופן מרוכז, ניתן לבצע באמצעות הגשה אחת.

הן בהקשר של חידוש והן בהקשר של שינוי ברישום, העלויות הכרוכות בשירותיהם של עורכי דין זרים נחסכות בדרך כלל במלואן, משום שבהעדר בעיה חריגה, אין כל התערבות של משרד סימני המסחר המקומי בכל מדינה בשלבים אלה.

יתרון חשוב אחר של מנגנון הרישום הבינלאומי נעוץ באפשרות להמיר תיק של רישומים מקומיים נפרדים קיימים (בכמה מדינות) ברישום בינלאומי יחיד. לפיכך, גם מי שכבר יש בבעלותם רישומים עצמאיים של סימני מסחר ברחבי העולם, יכולים ליהנות מהשימוש במנגנון הבינלאומי של רישום סימני מסחר במסגרת פרוטוקול מדריד. כל עוד יש בסיס קיים של רישום או בקשה ישראליים לסימן, ניתן באמצעות ה- IR להרחיב את ההגנה גם למדינות שבהן לבעלי הסימן כבר יש רישום. כאשר ה- IR מאושר לאותן מדינות, בעלי הסימן רשאים להודיע למשרד המקומי בכל מדינה שה- IR יחליף את הרישום הקודם העצמאי. תאריך הרישום המוקדם של הסימן הקודם יעודכן אז לגבי ה- IR ביחס לאותה מדינה, ואת הרישום הקודם ניתן יהיה אחר כך לזנוח. בדרך זו, גם החידושים הנוספים של זכויות ותיקות יטופלו דרך ה- IR בלבד, באופן מרוכז, וכך ייחסכו העלויות הכרוכות בחידושים נפרדים בכל מדינה.

חסרון אחד של מנגנון הרישום הבינלאומי, בהשוואה להשגת רישומים לאומיים  נפרדים, הוא שבמשך חמש השנים הראשונות לאחר הגשת הבקשה הבינלאומית, הרישום הבינלאומי תלוי ברישום הלאומי (הישראלי) הבסיסי. לכן, אם הרישום הישראלי של הסימן נדחה או נתקל בהתנגדות שמצליחה, או אם היקף ההגנה ברמה הלאומית מוגבל, הרישום הבינלאומי וכל הזכויות המושגות במדינות החברות מבוטלות או מוגבלות בהתאם. ואולם, פרוטוקול מדריד קובע שבמקרה כזה, בעל הסימן יכול להמיר את הבקשה הבינלאומית בבקשות לאומיות תואמות, בתוך 3 חודשים.

שיקול חשוב נוסף בהחלטה אם להעדיף IR על פני רישומים לאומיים הוא המגבלה על האפשרות להעבירו. כך למשל, כיוון שרק מבקשת ממדינה חברה יכולה להגיש IR, החברה אליה עובר הסימן חייבת גם היא להיות ממדינה חברה. זה עלול לסבך העברות אפשריות, לא רק לחברות שאינן קשורות, אלא גם לחברות קשורות, מאותה קבוצת חברות.

לעיתים, בנסיבות ספציפיות, עדיין עדיף אפוא לפעול באמצעות הגשה לאומית ישירה, או בדרך משולבת (הגשת בקשה בינלאומית עם הרחבות למדינות מסוימות ובקשות עצמאיות במדינות אחרות). אפשרות זו תוסיף להיות רלוונטית, כל עוד ובמידה שהחברות הנוכחית בפרוטוקול מדריד אינה כלל עולמית.

ואולם, ה"חללים" בכיסוי הגיאוגרפי של מנגנון הרישום הבינלאומי הולכים ומתמעטים. עם הצטרפותה של ברזיל מספרן של המדינות החברות עולה ל- 121, ובהתאם לכך, מתחזקת האפשרות של בעליהם של סימני מסחר ישראלים להשיג הגנה על סימניהם בחו"ל בצורה חסכונית ופשוטה הרבה יותר מבעבר.

חשוב לציין שהפרוטוקול כולל מנגנון להרחבה של ה- IR למדינות נוספות, מעבר לאלה שנכללו בבקשה הבינ"ל מלכתחילה, באמצעות "בקשות הרחבה". לכן, גם חברות שכבר רשמו סימנים בינלאומיים לפני הצטרפותן של מדינות חדשות להסדר, יכולות להרחיב את הרישום הבינ"ל שלהן לכך שיחול גם על המדינות החדשות.

רונית ברזיק-סופר
עורכת דין, שותפה בכירה
רונית ברזיק-סופר
רונית ברזיק-סופר הינה שותפה בכירה וכן מנהלת את מחלקת סימני המסחר של
ריינהולד כהן ושותפיו


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: