יולי 2, 2014

פסיקת בית המשפט העליון בארה"ב בעניין הגנת פטנט על אמצאות בשטח התוכנה – רוב מהומה על לא מאומה

אהוד האוזמן, שותף בכיר, ראש מחלקת הייטק
אהוד האוזמן

שותף בכיר, ראש מחלקת הייטק

ריינהולד כהן ושות׳

בפסק דין בעניין .Alice Corp נגד CLS Bank שניתן ביום ה 19 ביוני קבע בית המשפט העליון בארה"ב כי לא תינתן הגנת פטנט לשיטה ממוחשבת לחילופי התחייבויות פיננסיות בין שני הצדדים תוך שימוש בצד ביניים שלישי המביא להקטנת הסיכון שצד אחד בעסקה פיננסית לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הצד השני. בפסיקה זו, שיש בה מן האכזבה לנוכח הציפיות הגדולות שתלו בה, לא נקבעו קווים מנחים ברורים לקביעת קו הגבול בין המצאות שכשירות אינהרנטית לפטנט ובין כאלה שלא ובמידה רבה מה שהיה נראה שהוא גם זה שיהיה.

 

הדיון בבית המשפט היה לעניין הכשירות האינהרנטית להגנת פטנט (patent eligibility) בהתאם לסעיף 101 לחוק הפטנטים בארה"ב1. בית המשפט בחר להתמקד בנתיב צר של דיון ספציפי באמצאה האמורה, ולא ניצל את ההזדמנות לקבוע כללים ולהגדיר גבולות בין אמצאות התוכנה המיושמות בעולם העסקי (מה שמכונה שיטות עסקיות) אשר כשירות אינהרנטית לפטנט ובין אמצאות כאלה אשר לא ניתן לקבל בגינן פטנט. טרם קביעתו, שמע בית המשפט את כל קשת הדעות מהתעשייה, האקדמיה ואחרים – בין אלו שתומכים ואלו המתנגדים להענקת פטנט לאמצאות בשטח התוכנה ככלל ובתחום העסקי בפרט.

פסיקת בית המשפט העליון אכזבה לנוכח הציפיות הרבות שתלו בה.

בית המשפט קבע כי האמצאה האמורה היא בגדר רעיון אבסטרקטי והיא אינה כוללת הוראות המשפרות את תיפקוד ויעילות המחשב אשר מיישם את האמצאה מעבר ליישום אותו הרעיון. למרבה הצער בית המשפט לא קבע כללים אשר יאפשרו להגדיר מהו רעיון אבסטרקטי ככלל, ובתחום העסקי בפרט. יש להדגיש כי בית המשפט (בדעת הרוב) סרב לקבוע כי שיטות עסקיות כשלעצמן אינן כשירות לפטנט, וזאת בניגוד לדעת המיעוט (3 שופטים) שגרסה שיש לשלול באופן גורף הגנת פטנט לשיטות עסקיות כשלעצמן.

בית המשפט רמז כי אם צעדי השיטה היו כוללים שיפור של תפקוד המחשב המיישם את השיטה העסקית היה בכך כדי להוציא את האמצאה מ-ד' אמות הרעיון "האבסטרקטי" ולהכשירה לפטנט.

משקלה הסגולי של ההחלטה הנוכחית של בית המשפט העליון נופל מזו של אותו בית המשפט בעניין Diehr משנת 1981 אשר סללה בשעתו את הדרך למתן הגנת פטנט לאמצאות בשטח התוכנה בארה"ב. עם זאת ניתן לקבוע, על פי רצף ההחלטות של בית המשפט העליון בעניין אמצאות פטנט בשטח התוכנה מהשנים 1981, 2010, 2012 וההחלטה הנוכחית מ-2014 – כי אמצאות פטנט "טכנולוגיות" בשטח התוכנה הינן כשירות לפטנט (בתנאי שהן עומדות בקריטריונים האחרים לכשירות לפטנט, דהיינו חידוש והתקדמות אמצאתית). בכך יש כעין "צפירת הרגעה" לאלו שחששו כי החלטת בית המשפט תשמוט את הקרקע ותפגע בתקפותם של לפחות מאות אלפי פטנטים (ובקשות פטנט) "טכנולוגיים" בשטח התוכנה, ובד בבד מהווה אכזבה לאלו שקיוו שבית המשפט יפסוק כנגד התקפות של פטנטים כאלו.

לעניין אמצאות הנוגעות לשיטות עסקיות המיושמות במחשב, הגם שכשלעצמן הן אינן מוחרגות מהגנת פטנט, הן לא יזכו על פי עמדת בית המשפט להגנה כזאת אם הן נופלות בגדר "רעיון אבסטרקטי", אלא אם כן יישום הרעיון המוגן כולל הוראות המהוות שיפור בעבודת המחשב (כגון שיפור יעילות החישוב, ניהול זיכרון יעיל וכו') המיישם את השיטה. ההנחיות האמורות יפות גם לרעיונות אבסרקטיים שאינם בתחום העיסקי.

כאמור בית המשפט נמנע להגדיר קוים מנחים מה ייחשב כרעיון אבסטרקטי, ולפיכך אין לראות בהחלטה זו סוף פסוק בקביעת הגבול בין אמצאה כשירת פטנט לכזו שאינה כשירת פטנט (במיוחד בתחום העסקי).

ביום ה 25 ליוני הפיק משרד הפטנטים בארה"ב מסמך מקדמי הכולל הנחיות בחינה לנוכח פסק הדין. ההנחיות הינן כלליות וקשה ללמוד מהן על היישום הפרקטי של העקרונות שנקבעו בהחלטת בית המשפט העליון. עפ"י ההנחיות, שעולות כצפוי בקנה אחד עם העקרונות שהותוו בפסק הדין, יש לבחון האם האמצאה היא בגדר רעיון אבסטרקטי ובמקרה זה היא אינה כשירה לפטנט אלא אם כן התביעה כוללת (לדוגמא) שיפור בתחום טכנולוגי או שיפור בתפקוד המחשב המבצע את הרעיון האבסטרקטי.

 

לעניין אמצאות הנוגעות לשיטות עסקיות המיושמות במחשב, הגם שכשלעצמן הן אינן מוחרגות מהגנת פטנט, הן לא יזכו על פי עמדת בית המשפט להגנה כזאת אם הן נופלות בגדר "רעיון אבסטרקטי", אלא אם כן יישום הרעיון המוגן כולל הוראות המהוות שיפור בעבודת המחשב (כגון שיפור יעילות החישוב, ניהול זיכרון יעיל וכו') המיישם את השיטה. ההנחיות האמורות יפות גם לרעיונות אבסרקטיים שאינם בתחום העיסקי.

כאמור בית המשפט נמנע להגדיר קוים מנחים מה ייחשב כרעיון אבסטרקטי, ולפיכך אין לראות בהחלטה זו סוף פסוק בקביעת הגבול בין אמצאה כשירת פטנט לכזו שאינה כשירת פטנט (במיוחד בתחום העסקי).

ביום ה 25 ליוני הפיק משרד הפטנטים בארה"ב מסמך מקדמי הכולל הנחיות בחינה לנוכח פסק הדין. ההנחיות הינן כלליות וקשה ללמוד מהן על היישום הפרקטי של העקרונות שנקבעו בהחלטת בית המשפט העליון. עפ"י ההנחיות, שעולות כצפוי בקנה אחד עם העקרונות שהותוו בפסק הדין, יש לבחון האם האמצאה היא בגדר רעיון אבסטרקטי ובמקרה זה היא אינה כשירה לפטנט אלא אם כן התביעה כוללת (לדוגמא) שיפור בתחום טכנולוגי או שיפור בתפקוד המחשב המבצע את הרעיון האבסטרקטי.

 

1 סעיף 101 עניינו הגדרה של אמצאות עליהם ניתן לקבל הגנת פטנט. עמידה בהוראות הסעיף הזה אין בהם די כדי שאמצאה תהיה כשירת פטנט, שכן היא עדיין צריכה לעמוד בהוראות החידוש והצעד האמצאתי על פי הסעיפים 102 ו- 103 לחוק הפטנטים בארה"ב.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

הירשמו לניוזלטר שלנו