פרוטוקול מדריד – רישום בינ"ל של סימני מסחר

החל מיום ה- 1 בספטמבר 2010  בעלי מותגים ישראליים יוכלו להגיש בקשות לרישום סימני מסחר בינלאומיים. בינתיים מוטב להזדרז ולהגיש בקשות לרישום סימני מסחר בישראל, בטרם ייפרץ הסכר ורישומים בינלאומיים  מהעולם יגדשו את מרשם סימני המסחר הישראלי. כמו כן, חשוב לנצל את התקופה המוגבלת בה ניתן עדיין לתקן סימנים במסגרת הרישומים הקיימים.

מבוא 

ישראל הצטרפה השבוע להסדר הבינלאומי של רישום סימני המסחר במסגרת פרוטוקול מדריד. החל מיום ה-1 בספטמבר 2010, ניתן יהיה איפוא להרחיב רישומים בינלאומיים של סימני מסחר גם לישראל, וכן לתבוע הגנה של סימן מסחר רשום במדינות אחרות על סמך סימן מסחר ישראלי.

מחד גיסא, ההצטרפות לפרוטוקול מדריד תאפשר לבעלי מותגים ישראליים להשיג הגנה על מותגיהם בחו"ל באופן פשוט וחסכוני.

מאידך גיסא, בעקבות ההצטרפות לפרוטוקול מדריד, שיעור ההגשה של בקשות לרישום סימני מסחר של חברות זרות בישראל צפוי לעלות, ומרשם סימני המסחר הישראלי יהפוך ל"צפוף" ביותר. לכן כדאי לבעלי סימנים ישראליים להזדרז ולהגיש בקשות לרישום סימניהם בישראל בהקדם, בטרם יכנס הסדר מדריד לתוקפו ויפתח את הפתח לרישום זול ופשוט של סימני מסחר של מבקשים זרים בישראל.

כמו כן, בין הוראות החוק ששונו או בוטלו לרגל כניסתו לתוקף של פרוטוקול מדריד בישראל, בוטלה האפשרות לבצע תיקון בסימן רשום (או שהוגש לרישום). עד היום ניתן היה לבצע בסימן תיקון "באופן שלא תהיה פגיעה ממשית בזהותו". החל מ-1 בספטמבר 2010 כבר לא יתאפשרו תיקונים כאלה, ולכן כדאי לנצל את החודשים הקרובים על מנת להתאים את הרישומים של סימני מסחר בישראל לאופן השימוש בסימנים בפועל.

מהו פרוטוקול מדריד

פרוטוקול מדריד הינו אמנה המאפשרת להשיג הגנה בינלאומית ורישום בינלאומי של סימני מסחר, באמצעות מערכת מרכזית. כעת, יוכלו בעליהם של סימני מסחר ישראליים, כמו בעליהם של סימני מסחר ממדינות חברות אחרות, להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בינלאומי המבוסס על הבקשה הלאומית שלהם, תוך קיצוץ ניכר בהוצאות הקשורות באופן רגיל ברישום סימן מסחר ברחבי העולם.

על מנת להשיג רישום בינלאומי בהתאם לפרוטוקול מדריד, יהא על המבקשת הישראלית להגיש תחילה בקשה ישראלית או שכבר יהיה בבעלותה סימן מסחר ישראלי רשום. לאחר מכן, במקום להגיש בקשות לאומיות נפרדות בכל אחת מהמדינות הנוספות שבהן היא מעוניינת להגן על סימנה, המבקשת הישראלית תוכל להגיש בקשה בינלאומית אחת, ביחס לכל המדינות בהן היא מעוניינת. מערכת הרישום הבינלאומית מנוהלת אמנם על ידי ארגון הקניין הרוחני העולמי (“WIPO”) בשוויץ, אך מבקשות ישראליות יוכלו להגיש את הבקשה הבינלאומית שלהן באמצעות משרד הפטנטים וסימני המסחר הישראלי.

ברגע שהבקשה תאושר על-ידי WIPO מבחינה טכנית, הבקשה תועבר לכל אחד מהמשרדים הלאומיים המיועדים, ושם היא תיבחן על פי הליכי הרישום והבדיקה של אותן מדינות.

משרד לאומי יוכל לבקש מידע נוסף או לדרוש שהמבקשת תשיב לדו"חות בחינה. במקרה כזה, יהא על המבקשת למנות עורך דין מקומי אשר יתכתב עם המשרד הלאומי.

אולם, כיוון שמדינות רבות אינן מבצעות בחינה מחמירה, צפוי שבאופן כללי, הצורך בעורך דין מקומי יפחת בצורה דרסטית. לכל מדינה שבה המבקשת רוצה לרשום את הסימן (ע"י הרחבה של הרישום הלאומי המקורי), יינתנו 18 חודשים לבחון ולדחות או לקבל את הבקשה. בהעדר דחייה של הבקשה במסגרת הזמן הנקוב, התוצאה היא קיבול אוטומטי, אלא אם נפתחו הליכי התנגדות (במקרה כזה יוקצה זמן נוסף).

למרות שבעליו של  רישום בינלאומי מקבל רישום יחיד
(International Registration"" או "IR"), ה- IR הינו למעשה צרור של זכויות לאומיות המנוהלות דרך מנגנון מרכזי אחד. במשך שלב האישור, כל מדינה יכולה להתנגד לבקשה כך שתוגבל או תידחה במדינה זו. לכן, ה- IR שיתקבל לא בהכרח יהיה מסמך אחד עם רשימה אחת של טובין (או שירותים) מוגנים. במקרים רבים היקף ההגנה שונה בסופו של דבר ממדינה למדינה, ואפשר שבמדינות מסוימות הבקשה תידחה לגמרי. אם הבקשה נדחית במדינה כלשהי מאלה שבהן התבקשה ההגנה במסגרת הבקשה הבינלאומית, מדינה זו פשוט נמחקת מה- IR, במקום לגרום ל- IR כולו להדחות (בניגוד למה שקורה, למשל, במקרה של בקשה לרישום סימן במרשם האיחוד האירופי). בדומה לכך, אם צד אחר תוקף את הבקשה הבינלאומית במדינה מסוימת (באמצעות התנגדות או הליך ביטול), אזי רק הזכויות המקומיות מושפעות.

יתרונות וחסרונות 

• היתרון העיקרי של פרוטוקול מדריד עבור בעליהם של סימני מסחר ישראליים הינו בכך שהוא מאפשר תביעת הגנה בו זמנית בעשרות מדינות, באמצעות הגשה של בקשה אחת דרך משרד סימני המסחר הישראלי, תוך שימוש במטבע אחד, והפחתה משמעותית של ההוצאות הכרוכות בשירותיהם של עורכי דין זרים בחו"ל. כיוון שבמקרים רבים הצורך בשירותיהם של עורכי דין זרים רבים יימנע לגמרי (כשהבחינה של הבקשה תעבור ללא דרישות או הסתייגויות של הבוחן במשרד הלאומי), הסכום שייחסך באמצעות הגשה על פי פרוטוקול מדריד עשוי להיות משמעותי.

• יתרון משמעותי נוסף נוגע לשלב החידוש. ברגע שבעל הסימן משלים את הליך הרישום על פי פרוטוקול מדריד, הרישום תקף תחילה ל- 10 שנים, וניתן לחידוש לתקופות נוספות של 10 שנים. ניתן לחדש  את הסימן על ידי הגשה אחת ל- WIPO ותשלום של האגרה המתאימה. באמצעות הליך זה, לא רק שבעל הסימן מחדש את ההגנה הבינלאומית שלו, אלא שהזכויות הלאומיות שלו מחודשות אף הן. בנוסף, ניתן לבצע שינויים ברישום כגון העברה או שינוי שם בעלים באופן מרכזי, באמצעות הגשה אחת. 

• הן בהקשר של חידוש והן בהקשר של שינוי ברישום, ההוצאות הכרוכות בשירותיהם של עורכי דין זרים נמנעות בדרך כלל לחלוטין, משום שבהעדר בעיה חריגה, אין כל התערבות של משרד סימני המסחר המקומי בכל מדינה.

• יתרון חשוב אחר של מנגנון הרישום הבינלאומי נעוץ באפשרות להמיר תיק של רישומים מקומיים נפרדים קיימים (בכמה מדינות) ברישום בינלאומי יחיד. לפיכך, גם מי שכבר יש בבעלותם רישומים עצמאיים של סימני מסחר ברחבי העולם, יוכלו ליהנות מיתרונותיו של הרישום הבינלאומי. כל עוד יש בסיס קיים של רישום או בקשה ישראליים לסימן, ניתן באמצעות ה- IR להרחיב את ההגנה גם למדינות שבהן לבעלי הסימן כבר יש רישום. כאשר ה- IR מאושר לאותן מדינות, בעלי הסימן יכולים פשוט להודיע למשרד המקומי בכל מדינה שה- IR יחליף את הרישום הקודם העצמאי. תאריך הרישום המוקדם של הסימן הקודם יעודכן אז לגבי ה- IR ביחס לאותה מדינה, ואת הרישום הקודם ניתן יהיה אחר כך לזנוח. בדרך זו, גם החידושים הנוספים של זכויות ותיקות יטופלו דרך ה- IR בלבד, באופן מרוכז, וכך ייחסכו העלויות הכרוכות בחידושים נפרדים בכל מדינה.

• חסרון בולט של מנגנון הרישום הבינלאומי, בהשוואה להשגת רישומים לאומיים  נפרדים, הוא שבמשך חמש השנים הראשונות, הרישום הבינלאומי תלוי ברישום הלאומי (הישראלי) הבסיסי. לכן, אם הרישום הישראלי של הסימן נדחה על ידי רשם סימני המסחר, או נתקל בהתנגדות של צד שלישי שמצליחה, או אם היקף ההגנה ברמה הלאומית מוגבל, הרישום הבינלאומי וכל הזכויות המושגות במדינות החברות מבוטלות או מוגבלות בהתאם. ואולם, פרוטוקול מדריד קובע שבמקרה כזה, בעל הסימן יכול להמיר את הבקשה הבינלאומית בבקשות לאומיות תואמות, בתוך 3 חודשים.

  שיקול חשוב נוסף בהחלטה אם להעדיף IR על פני רישומים לאומיים הוא המגבלה על האפשרות להעבירו. כך למשל, כיוון שרק מבקשת ממדינה חברה יכולה להגיש IR, החברה אליה עובר הסימן חייבת גם היא להיות ממדינה חברה. זה עלול לסבך העברות אפשריות, לא רק לחברות שאינן קשורות, אלא גם לחברות קשורות, מאותה קבוצת חברות.

  לעיתים, בנסיבות ספציפיות, ייתכן אפוא שבכל זאת יהיה עדיף לפעול באמצעות הגשה לאומית ישירה, או בדרך משולבת (הגשת בקשה בינלאומית עם הרחבות למדינות מסוימות ובקשות עצמאיות במדינות אחרות). אפשרות אחרונה זו תמשיך למעשה להיות בשימוש בכל מקרה, כיוון שהחברות הנוכחית בפרוטוקול מדריד אינה כלל עולמית.

  ואולם, מכל מקום ברור שההצטרפות להסדר מדריד פותחת הזדמנות לבעליהם של סימני מסחר ישראלים להשיג הגנה על סימניהם בחו"ל בצורה חסכונית ופשוטה הרבה יותר מבעבר.

  מרבית מדינות אירופה, אוסטרליה ורוב המדינות המתועשות באסיה (סין, יפן, קוריאה) כבר חברות בפרוטוקול מדריד. בשנים האחרונות, גם ארה"ב וגם האיחוד האירופי (כגוף מאוחד, עם מרשם סימני מסחר מאוחד), הפכו לחברים משמעותיים בפרוטוקול מדריד. אולם, עדיין קיימים חללים חשובים בכיסוי, כגון בקנדה, מרבית אסיה ואפריקה, וכמעט בכל אמריקה הלטינית. צפוי שעם הזמן יותר ויותר מדינות יצטרפו לפרוטוקול.

  עורכי הדין במחלקת סימני המסחר של קבוצת ריינהולד כהן הינם בעלי ניסיון רב ומגוון בטיפול בסימני מסחר ברובד הבינלאומי, וישמחו להתאים לכל בעל מותג תכנית אישית שתתאים לצרכיו, להרחבת ההגנה על המותג שלו למדינות שבהן הוא מעוניין, תוך ניצול מכסימלי של יתרונותיו של מנגנון הרישום הבינלאומי מכח פרוטוקול מדריד.

  במסגרת זו ניתן כמובן גם לבחון אם וכיצד להמיר רישומים הקיימים כבר במדינות שונות כך שיהוו חלק מרישום בינלאומי אחד. בין השאר, אנו מגישים ומתחזקים סימני מסחר כמעט בכל מדינה בעולם, בסיוע רשת ענפה של עורכי דין מקצועיים ובעלי מוניטין במדינות השונות. כמו כן, אנו צופים שגם ניסיוננו הרב עם מערכת הגשת הפטנטים הבינלאומית של WIPO (ה- PCT), יתרום לטיפול יעיל ברישומים בינלאומיים של סימני מסחר מכח פרוטוקול מדריד, שאף הוא מנוהל על ידי WIPO.