חבות בגין סימון כוזב של מידע על פטנטים בארה"ב
סימון כוזב של מידע הנוגע לפטנטים1, על או בקשר למוצר אשר נמכר בארה"ב או בישראל, מהווה עברה פלילית, בדומה למדינות רבות בעולם. החלטה אחרונה של ביהמ"ש הפדראלי לערעורים בארה"ב מציב חבות גבוהה מאוד במקרים של סימון כוזב שכזה. אלה אשר פועלים או מוצריהם משווקים בארה"ב טוב יעשו אם ישימו לב להחלטה זו ומשמעויותיה.
יש חשיבות בהוספת מידע בעניין פטנט למוצר או לאריזתו, שכן יש בכך כדי הודעה לציבור על הגנת פטנט אשר קיימת ביחס למוצר, כך שמי שיעתיק את המוצר צפוי לתביעה על הפרת פטנט ותשלום של פיצויים לבעל הפטנט. בעוד שסימון כזה בישראל ובמדינות אחרות הוא מבחירה ואין בו כדי משמעות מכריעה ביחס לזכות לפיצויים במקרה של הפרת פטנט, בארה"ב יש לסימון כזה חשיבות רבה ביותר שכן בהתאם לסעיף a)287) של חוק הפטנטים בארה"ב עשויה להיות לכך חשיבות רבה לקבלת פיצויים ממפר במקרה של הפרת הפטנט.
סימון כוזב של מוצרים ביחס לפטנטים, במקרים בהם הכוונה הינה ליצור את הרושם כי מוצר מסוים הינו מוגן בפטנט הינו עברה פלילית בארה"ב, בישראל2 ובמדינות רבות נוספות. לפי סעיף a)292) לחוק הפטנטים האמריקאי, כל העובר על עברת סימון כוזב יישא בענישה של קנס בגובה של עד 500 דולר3. אולם, יש לשים לב שהסנקציה הזו בחוק תקיפה אך ורק עם הסימון הכוזב נעשה בכוונת הטעייה (ובלשון החוק: "for the purpose of deceiving the public").
בחודש דצמבר 2009 ביהמ"ש הפדראלי לערעורים בארה"ב (CAFC), בענייןForrest Group v. Bon Tool 4 ("Forrest") קבע, כי הסימון הכוזב לעניין פטנט יגרור ענישה וקנס של 500 דולר בגין כל מוצר שנמכר עם הסימון הכוזב. החלטה זו הפכה תקדימים קודמים, אשר על פיהם ה"עבירה" עליה מוטל קנס של 500 דולר היא המעשה של הסימון הכוזב ולא כל מכירה פרטנית של מוצר תחת סימון כוזב זה.
החלטה זו עלולה להביא כאלה אשר משווקים מוצרים בארה"ב לסכנת חבות כספית גבוהה. לשם ההמחשה, חישוב פשוט מראה, כי חברה שמכרה 100,000 מוצרים, אשר יוצרו באותו קו ייצור והנושאים סימון כוזב, עלולה למצוא עצמה נדרשת לתשלום קנס בגובה של עד 50 מליון דולר, בעוד שלפני Forrest החבות לא הייתה גבוהה מ- 500 דולר.
בהתאם לסעיף 292(b) של חוק הפטנטים בארה"ב כל אדם רשאי להגיש תביעה על סימון כוזב ביחס לפטנטים ויהיה זכאי אז למחצית מהפיצויים שייפסקו ע"י בית המשפט. כך, וכפי שניתן היה לצפות, מאז ההחלטה בעניין Forrest הייתה עליה גדולה במספר התביעות שהוגשו לבתי המשפט בארה"ב בעילה זו: בעוד שבמהלך כל שנת 2009 הוגשו רק 10 תביעות כאלה, בארבעת החודשים הראשונים בלבד של שנת 2010, כבר הוגשו למעלה מ 130 תביעות בעניין זה.
החלטות בעניין כזה מן העת האחרונה ע"י ה-5CAFC עשויות לרמז על שינוי בהלך המחשבה של ה- CAFC בעניינים אלה ואף קובעות רף גבוה להוכחה של הטעיה מכוונת6. עם זאת, הלכת Forrest עדיין תקפה ואשר על כן גישה שמרנית בנושאי סימון פטנטים של אלה הפועלים בארה"ב היא במקומה; והיה ועולה הספק, עדיף לטעות בכוון של זהירות יתר. גם אם תביעה על בסיס סימון כוזב ביחס לפטנטים תידחה בסופו של יום (למשל בהתבסס על כך שלא הייתה כוונת הטעייה) או שהקנס שייפסק יהיה סמלי, המוטיבציה הגדלה להגשה של תביעות על בסיס זה (כפי שמעידה העלייה העצומה בכמות התביעות שהוגשו), צריכה להוות מניע חזק כדי לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי לא לתת לאחרים עילת תביעה כזו. אחרי הכל, מי מעוניין להיות מעורב במשפט מיותר ומעיק בארה"ב שתוצאותיו לוטות בערפל?
אלו המוכרים מוצרים או משווקים שירותים בארה"ב טוב יעשו אם יבחנו את מוצריהם ואריזותיהם וכן ואת כל החומר השיווקי שמשמש אותם על מנת לוודא כי אלו אינם מכילים סימון לא נכון בנוגע לפטנטים.
1 למשל ציון של מספר פטנט כאשר אין פטנט כזה או שהוא פג או למשל הוספת הציון "patent pending" כאשר אין בקשת פטנט.
2 על פי סעיף 292(a) של חוק הפטנטים בארה"ב וסעיף 3 לפקודת סימני סחורות בישראל.
3 לשון החוק:
35 U.S.C. 292 False marking:
(a) …; or Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article the word "patent" or any word or number importing the same is patented, for the purpose of deceiving the public; or Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article the words "patent applied for," "patent pending," or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public – Shall be fined not more than $500 for every such offense.
(b) Any person may sue for the penalty, in which event one-half shall go to the person suing and the other to the use of the United States.
4 Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co., 590 F.3d 1295 (Fed. Cir. Dec. 28, 2009).
5 Pequignot v. Solo Cup Co., No. 2009-1547 (Fed. Cir. 2010).
6 בין היתר בקביעה שתום לב והסתמכות על חוות דעת משפטית הם עילת הגנה תקיפה בעניין זה.
אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.
